Recentemente fui consultado sobre uma questão muito comum para quem é pequeno empresário e tem, ou pretende ter, uma presença na internet, não só nas redes sociais, mas sobretudo por meio de uma pagina na internet ou mesmo um e-comerce, algo fundamental para o pequeno e médio empresário diversificar sua atuação em tempos de isolamento social.
A dúvida era a seguinte: eu uso uma marca há dois anos, posso impedir alguém de utilizar o domínio com o mesmo nome?
O primeiro esclarecimento que se faz necessário é que a marca de uma empresa, de um produto ou serviço não deve se confundir com registro de domínio de internet. São diferentes, desde seu pedido de registro até as normas que os regulam.
No que diz respeito marca, para que alguém possa reclamar exclusividade sobre ela é necessário registrá-la perante a instituição competente, isto é, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, também conhecido como INPI.
Já o registro de domínio, muito embora sua aquisição seja por meio de provedores, seu registro é realizado perante uma entidade chamada “NIC.br” por meio de seu departamento chamado “Registro.br”, mas apenas os domínios com final “.br”.
Feitos esses esclarecimentos é preciso verificar se, uma vez que exista o registro da marca perante o INPI, o depósito do pedido de registro tenha ocorrido em data anterior ao registro do domínio.
Caso o pedido de registro de domínio seja posterior ao pedido de registro de marca, é possível, por meio de um processo administrativo perante o “Registro.br” reclamar o domínio para si.
Mas qual a importância disso?
No início deste ano fiz um parecer para uma empresa multinacional que, há cerca de três anos, adquiriu uma empresa nacional com o objetivo de expandir para a América Latina.
Ocorre que as duas variações de domínio com o nome da empresa já haviam sido registradas. Durante a análise pude verificar que um deles havia sido realizado posteriormente ao pedido de registro da marca no Brasil, por isso reclamar a titularidade do domino perante o “Registro.br” era viável.
Já o outro registro de domínio havia sido feito antes do pedido de registro da marca, mais exatamente um dia depois da divulgação de que a empresa expandiria para a América Latina por meio da aquisição de uma empresa Brasileira.
O que aconteceu aqui é comum, ou seja, alguém, após ter conhecimento de que a empresa atuaria no Brasil, registrou o domínio para impedir a empresa de utilizá-lo sem sua autorização, ou seja, apropriou-se do domínio para obrigar a empresa a comprar ou pagar royalties, uma espécie de aluguel, para sua utilização.
Dificilmente você ouviu sobre isso, mas faça uma busca por registro de domino com o seu nome, ou o nome da sua empresa, produto ou serviço, vai perceber que provavelmente alguém já registrou, mas vai perceber também que dificilmente há paginas de internet no ar com eles, ou seja, alguém registrou o domínio, mas não criou uma pagina de internet para ele. Isso é bastante comum, na verdade, existe um mercado que vende esses domínios.
Portanto, a resposta para a pergunta inicial é, para impedir que alguém use o registro de domínio com a sua marca, primeiro é necessário que a marca esteja registrada e seu pedido de depósito seja anterior ao pedido de registro de domínio, mas isso aplica-se apenas ao domínio “br”.
Caso o domínio não seja “.br” ou a marca não ter sido registrada, ou tendo seu registro ocorrido posteriormente ao registro do domínio, é possível impedir, mas o procedimento pode ser mais complexo.
Por fim, recomendo que antes de decidir qual o seu domínio de internet ou mesmo sua marca, consulte seu advogado, pois somente ele saberá te orientar evitando que seu domínio colida com alguma marca já registrada, ou ainda, caso alguém registre um domínio com sua marca, como impedir que seja utilizado indevidamente, porque marca e domínio são coisas totalmente diferentes e ambas valem dinheiro.
*Marcelo Silva Tomé tem 40 anos, é casado e tem duas filhas. É advogado e consultor jurídico formado pela Universidade São Judas Tadeu, Pós-graduado em Direito e Processo Tributário pela Faculdade Legale, atua nas áreas de direito cível e empresarial, idealizador da iniciativa “SeuBomAdvogado.com” que visa produzir conteúdo jurídico de qualidade direcionada ao público em geral, com linguagem simples e descomplicada.